Как организовать производство по лицензии

Собираюсь производить в РФ новое оборудование по лицензионному договору с иностранным лицом. Как обезопасить себя от претензий третьих лиц - владельцев прав интеллектуальной собственности?<br><br>Данный вопрос необходимо рассматривать многосторонне. Итак, при подготовке производства оборудования в РФ, необходимо удостовериться в том, что действия производителя (Лицензиата) не нарушают исключительных прав третьих лиц. К таким правам, в первую очередь, относятся патент на изобретение и товарный знак. Рассмотрим данные объекты интеллектуальной собственности по отдельности. <br><br>В качестве патента на изобретение может быть защищено определенное техническое решение, используемое в оборудовании. Оценить возможные патентные риски при заключении лицензионных договоров возможно путем проведения экспертизы оборудования на патентную чистоту. Предпочтительно также включать пункт в лицензионный договор, по которому Лицензиар обязуется компенсировать Лицензиату потери при выдвижении компенсационных требований со стороны третьих лиц. Основанием для подобных требований является ст.10 Патентного Закона РФ, которая определяет, что никто не вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя. Отметим, что патент ограничен территориально. Вследствие того, что Лицензиаром является иностранное лицо, может возникнуть так называемая коллизия прав, при которой Лицензиар владеет патентом за пределами РФ, при этом не имея патентной защиты в РФ. Более того, многие патентообладатели, даже имея патенты описывающие их продукцию, заблуждаются в отношении их права самим использовать патент. Во многих случаях «молодые» патенты (т.е. выданные позже) нарушают права более старых патентов, которые охраняют обобщенное изобретение. Например, изобретение мобильный телефон с фотокамерой (Патент 1) нарушает права патента на мобильный телефон (Патент 2). Следовательно, производителю мобильного телефона с фотокамерой необходимо получить разрешение на производство как у обладателя Патента 1, так и у обладателя Патента 2. Отметим, что патентообладатель имеет право отказать в предоставлении разрешения на использование изобретения, что может поставить добросовестного Лицензиата в патовую ситуацию. Только своевременно оценив свободу от исключительных прав третьих лиц, Лицензиат может обезопасить себя от их претензий в будущем. <br><br>Объект интеллектуальной собственности – товарный знак также имеет значение в рассматриваемом случае, вследствие того, что производимые товары снабжаются средствами индивидуализации. Исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации в Федеральном органе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Для того, чтобы обезопасить себя от претензий необходимо удостовериться в регистрации товарного знака в РФ под которым будет производиться оборудование, вследствие того, что ст. 4 Закона о Товарных Знаках РФ определяет, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака иным лицам. Регистрация товарного знака, как и патент, территориально ограничена, при этом многие иностранные фирмы не заявляют регистрацию в РФ. Как и в случае с патентом, возможна коллизия, при которой товарный знак иностранного лица зарегистрирован в РФ третьим лицом. Несмотря на то, что подобная практика, вероятно, является практикой недобросовестной конкуренции, последняя должна быть обоснованно доказана в судебной инстанции, что, безусловно, отнимает время и средства. При этом товары, неправомерно снабженные товарным знаком, объявляются контрафактными и подлежат аресту. Следовательно, для предотвращения подобных ситуаций необходимо еще на стадии подписания лицензионного договора обеспечить правовую защиту ввода новой продукции в хозяйственный оборот в РФ, что может быть достигнуто путем проведения экспертизы патентной чистоты и своевременной регистрации товарного знака.<br><br><div align="right"><b>Татьяна Сазонова,<br>директор Департамента интеллектуальной собственности ООО АКГ «Юридическая Бизнес Коллегия» </b></div>